Empresas estrangeiras têm conseguido, na Justiça, recuperar marcas que tinham sido registradas anteriormente por brasileiras no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A norte-americana Converse, detentora da marca "All Star", e a companhia japonesa de eletroeletrônicos Sharp obtiveram decisões favoráveis no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
(...) As companhias estrangeiras alegam que houve má-fé por parte das brasileiras ao registrar as marcas notoriamente reconhecidas. Em geral, trata-se de registros muito antigos no INPI, da década de 70, quando essas estrangeiras não conseguiam exportar diretamente para o Brasil e utilizavam suas representantes para comercializar as mercadorias no país. Nos processos, as estrangeiras alegam que houve má-fé das brasileiras porque muitas vezes não havia contrato firmado entre elas que permitisse o registro de marcas. Em outros casos, argumentam que estava discriminado no próprio contrato que a brasileira não poderia fazer esse tipo de registro.
As brasileiras, por outro lado, afirmam que o registro foi efetuado dentro dos princípios de boa-fé, já que muitas delas eram representantes da empresa no Brasil. Também alegam que o direito à pleitear a transferência da marca estaria prescrito. Isso porque, a Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279, de 1996 - estabelece o prazo de cinco anos para que sejam ajuizadas reclamações relativas a marcas. Trata-se de registros no INPI, da década de 70, quando estrangeiras não conseguiam exportar diretamente para o Brasil No entanto, as estrangeiras têm utilizado a Convenção de Paris, o primeiro acordo internacional relativo à propriedade intelectual, assinado em 1883, do qual o Brasil é signatário, para defender que, quando ocorre a comprovação de má-fé, não há prazo de prescrição. O argumento tem sido aceito no STJ. (...)
Valor Econômico - Adriana Aguiar e Arthur Rosa - Estrangeiras vencem na Justiça disputas por marcas no Brasil - 13 abr 2011(via aqui)
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